商标使用风险评估实务与技巧(共8页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上商标使用风险评估实务与技巧杨静安 企业经常会咨询这样的问题:公司拟启用某新的商标,是否有侵权风险?商标注册周期相对较长,未注册的情况下即投入使用,是特别常见的事情,这个过程中尤为重要的就是提前判断和排除风险。要回答此类问题,大概需要做这样几件事情:第一、查询企业拟使用的商标是否已被注册;第二、如果已被注册,那么侵权风险程度如何?第三、在有侵权风险的情况下,是否有相关措施可以降低甚至是规避侵权风险?本文将详细讨论实务中如何处理这些问题。一、做查询,确定是否有在先申请注册 查询是判断风险的基础,这项工作是否准确和细致,将直接影响最终结论。1、确定查询的类别和类似商品服务群
2、组 要先了解清楚拟使用在什么样的业务上,然后结合这些具体的业务,对应到类似商品和服务区分表中的类别,以及具体的类似商品服务群组与项目。由于区分表与市场实际中的商品服务不完全一致,有的情况下某些业务在区分表中没有对应项目,难以直接归类到某一个群组去,这就需要结合业务特点,确定相关的一个或多个群组。比如“喷码机”在区分表中找不到对应的项目,就需要结合其功能、用途分别归类到第7类“印刷机器”所在的0705群组和第9类“打印机”所在的0901群组,并基于相关性程度确定以其中哪一个为主。在分析这些业务特点进行归类时,建议主要看这些业务到底能够给消费对象带来什么样的使用价值,以此作为归类标准,否则标准越多
3、,划分越难。查询则以具体的类似商品或服务群组为基础,可以考虑将对应的群组作为重点查询,其他相关联的群组作补充查询。实务中常见的错误是要么走偏,要么不全。比如,只要涉及APP,不管是做外卖的APP还是打车APP乃至做维修的APP,都把第9类0901软件确定为核心。实际上,各行各业在经营过程中涉及到“互联网+”的思路,都可能会使用APP作为工具,APP这种程序并非企业经营业务的本质,做外卖、打车、维修等等才是服务本质。当然,APP作为经营过程中的重要“工具”,能够在相当程度上改变传统的业务开展方式并极大提升效率,与业务的相关性比较强,在评估过程中也需要一并考虑。2、查询在先相同或近似商标查询以确定
4、好的类似商品服务群组为基础。可以先做相同查询,再做近似查询。近似查询除了查询拟使用商标本身,还需要分析其显著部分进行查询,如“恒大地产”的显著部分是“恒大”;或者对其显著部分进行拆分查询,如“王者荣耀”拆分为“王者”和“荣耀”;或者对拟查询商标加上行业惯用词汇进行查询,如“摩拜”加上“单车”查“摩拜单车”,具体视商标本身的情况而定。由于现有注册商标量很大,多数情况下都会有在先相同或近似商标(以下称“在先商标”),查到的结果应当列全。不能因为查到了一枚相同或明显近似的商标,就将其确定为唯一障碍,而忽略其他的近似程度稍低的商标。比如,有些商标近似程度不高,但商品关联性更强,甚至该注册人发动维权的可
5、能性更高等等,带来的风险会更大。又比如,在更为近似的商标被排除后,这些近似程度稍低的商标可能就构成主要障碍。一些已驳回的商标也是有参考价值的,通过这些驳回商标,分析驳回原因,有助于更准确地判断相关群组的主要在先商标是哪些。查到的在先商标比较多的,建议按照申请时间排序,而不是近似程度排序,这样更方便对相关权利的先后做出判断,因为商标权利冲突最关键的就是比较先后,看申请日早晚。3、核实商标的确切状态近似查询只是基础,进一步核实状态会找出很多有价值的信息。如果查到的商标正在申请中,则需要进一步分析其注册成功的可能性,驳回可能性高的一般不构成主要障碍(当然也存在提起复审等不可预测因素);驳回可能性低的
6、则较可能构成难以解决的障碍。如果已经注册,则核实和分析其权利的稳定性,比如是否可能会被撤销或者无效。如果注册已满三年,则可考虑撤销三年不使用的可行性。如果正在被异议、被无效宣告、被撤三或者有相关记录,则要考虑商标是否存在除了申请人之外的其他利益诉求主体,这种情况下的潜在风险更需要警惕。注册时间非常长的商标,则关注是否有按时续展,甚至是其注册人是否已注销等等。受限于目前公开数据的精确性,一些商标信息数据并不准确。比如公开数据显示的商标注册服务项目,可能是申请时指定的项目,而审查过程中被驳回的项目并没能显示出来,这会对风险判断形成干扰。因此,商标流程中只要有“驳回或部分驳回”的记录,就一定要通过商
7、标公告核实,确定实际核准注册的项目。另外,需要谨慎对待查询工具所显示的无效等信息,不确定的信息要通过不同查询工具进行核实。除了商标状态信息之外,还可以进一步核实其他有价值的参考信息。比如注册人名下商标数量是多还是少,查到的近似商标属于注册人的核心类别还是非核心类别,是重要商标还是非重要商标,注册意图到底是用于使用、出售、防御还是储备等。不同情形下的风险程度以及对应策略会有差别。4、影响风险判断的其他信息核实商标注册人及经营信息。比如通过企业信用网站等核实注册人是否有被注销或吊销的情况,是否有经营在先商标所涉业务的资质,是否具备使用在先商标的条件。公司规模大小及产品情况如何,是否生产经营在先商标
8、所指定商品等。核实与商标注册人及关联企业所处的地域范围是否相近。通过网络查询商标的使用信息,是否涉及在先商标的使用,具体使用在什么产品上,与企业拟使用业务的关联性如何。此外,还可以关注商标注册人是否发起过侵权诉讼,或者行业内是否侵权诉讼多发等。二、做判断,评估侵权风险有多高 风险判断除了考虑商标本身的近似程度和商品关联程度之外,还需要结合多方面因素进行综合考量。1、近似判断的尺度一般来说,商标相同或近似程度高的,风险会比较高。不过需要注意的是,商标使用风险评估中的商标近似判断与商标注册审查过程中的判断尺度有差异,大体来说是前者的尺度更松,后者的尺度更紧。因为注册审查过程中主要是对商标标识本身做
9、出对比判断,而商标使用侵权判断中的近似判断涉及到多方面的市场因素,影响到混淆可能性的最终结论。实务中常有不区分差异,一律从标识近似角度直接得出侵权结论的情况。2、商品关联性的影响商品关联性越强,侵权风险越高。道理很简单,但是查询和评估过程中经常容易忽视这方面问题,比如侵权判断时并没有充分考虑到与在先商标指定商品的相关性,不加区分地只对标识近似程度做判断。具体表现在,不分商品到底是完全相同还是按照区分表类似,甚至出现上文提到的对商品信息核实不够准确,在某些关键群组商品已经被驳回的情况下仍认为风险较高。如果商品按照区分表相同,判断时需要更加谨慎。另外商标侵权案件中的商品类似判断,存在个案认定的问题
10、,会有一些主观判断的因素,需要结合商品本身的关联程度以及在先案例进行综合评估。参考在先案例时需要注意个案差异。3、在先商标的显著性商标的固有显著性会影响到侵权判断。如果查到的在先商标属于行业内的通用词汇,或者对商品原料、成分、功能、用途、型号等特点存在描述性,则显著性更弱,被判为侵权的可能性相对稍低;如果在先商标不属于日常生活中的固定搭配,而是由注册人臆造而成,则显著性程度更高,使用侵权风险会相对更高。4、在先商标使用情况查到的在先商标如果已经使用,则意味着对其注册人的价值会更大,重视程度更高,维权的可能性也就大一些,并且排除这些在先商标的可能性也就越小。而如果在先商标没有使用的,或者没有使用
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